浅析驰名商标与企业名称的权利冲突

——从“星巴克”商标保护案谈起

通常，商标权与企业名称权是两类平行的知识产权概念，并不产生冲突。但当商标在经营领域中取得知名度后，他人将商标名称登记在企业名称中并突出使用，且使社会公众对商品和服务的来源产生混淆时，这样的行为如何定性？是否构成商标侵权及不正当竞争。本文将结合一个具体案例探讨当前司法对此类“搭便车”行为的规制措施。

一、案情

原告A公司是一家在美国注册成立的公司，将“STARBUCKS”文字标识、“STARBUCKS”文字及图形标识分别于1996年和1997年在第42类（提供食物和饮料服务;临时住宿）和第30类（咖啡、茶、面包、调味佐料等）在中国进行了商标注册。原告又于2000年2月将“星巴克”文字标识在第42类、30类进行了商标注册。1999年，原告在中国大陆内第一家星巴克连锁店在北京开业，并开始使用上述文字图形标识。被告上海B咖啡馆有限公司于1999年10月20日获得企业名称预先核准，并于2000年3月9日成立。被告随后在其经营场所及经营活动中除使用了企业名称外，还使用了“上海星巴克咖啡馆有限公司”文字与三颗五角星共同构成的绿色圆形标识、“星巴克特色咖啡Starbuck Coffee”文字标识等各类标识。

原告遂诉请法院：1.确认A公司注册的“STARBUCKS”等6个商标为驰名商标；2.判令被告立即停止侵犯上述注册商标专用权和对原告的不正当竞争；3.确认被告在企业名称中使用“星巴克”字样构成对原告“星巴克”驰名商标的侵权；4.判令被告停止使用所有与“STARBUCKS”等6个商标相同或近似的图形、标识，并停止使用含有“星巴克”字样的企业名称等。被告的辩称主要有：1、原告无权利主体资格；2、原告主张的星巴克商标不符合驰名商标的条件；3、企业名称权与注册商标权属于相平行的权利，互不干涉；4、被告在经营中使用企业名称的全称，没有突出使用“星巴克”字样等。

法院经审理后判决：一、被告停止侵犯原告A公司享有的“STARBUCKS”、“星巴克”驰名商标(均为第42类)专用权；停止侵犯原告星源公司享有的“STARBUCKS”商标、“星巴克”商标和“STARBUCKS”文字及图形商标专用权。二、被告停止对原告的不正当竞争行为。三、被告应于本判决生效之日起三十日内变更企业名称，变更后的企业名称中不得包含“星巴克”文字。四、被告应于本判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失人民币500,000元等。

二、企业名称与驰名商标重合的法律性质以及司法救济程序

由于名称字号登记和商标注册分属两个不同的部门办理，加之有些企业在登记字号时出于种种动机，在实践中经常出现两者撞车的情形。有的民事主体故意在相同或近似商品上突出使用他人注册商标的文字，造成相关公众产生误认，搭他人注册商标的便车，淡化他人注册商标，破坏了诚实信用的市场竞争秩序。近几年此类纠纷呈上升趋势。对此类行为是否构成侵权，虽缺乏明确规定，但各地法院的司法实践中一般均认为构成侵权和不正当竞争。现就此类权利冲突的司法救济程序所涉及的部分问题简述如下：

1、认定侵权的构成要件

（1）认定侵权的前置条件——驰名商标的审查

《关于审理涉及驰名商标驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定，“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：……（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；……。”第十条规定，“原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素做出裁判：（一）该驰名商标的显著程度；（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；（四）其他相关因素。”由此可见，只有成为驰名商标时，才可以实施跨类保护。因驰名商标权利与企业名称权系两个平行的知识产权权利之间产生的冲突，属于跨类保护的范围，故需要在审理中对于是否属于驰名商标予以认定。

由于驰名商标的认定实行个案认定的原则，就有可能某一商标被认定为驰名后，以后权利人又有可能因为新的个案需要再次认定。对于已经为法院判决和行政机关认定为驰名商标的，法院在新的个案中是否需要再次予以审查和认定？此时是遵循前例还是重新认定？笔者认为，商标是否驰名，与商标权利人的经营和市场竞争密切相关，属于动态的事实，并非一成不变，所以应当依个案情况再次重新作出审查和认定。当然，如果对方当事人对涉及的商标驰名不持异议的，法院将不再审查。对方当事人提出异议的，法院仍需重新审查。

（2）认定侵权的主观因素

此类侵权案件中的主观因素包括两个方面的内容:对侵权人主观恶意的判断以及在判断商标是否构成侵权时所考量的消费者主观上的“误认”、“混淆”与否。

（A）对于主观恶意的认定

在知识产权案件中，法院往往会对侵权人是否具有主观恶意进行着重分析，并将此与判定侵权数额相挂钩。

在绝大多数的知产案件中，主观恶意往往与“明知或应知”相衔接。法官的论证思路一般是：被侵权方的商标权利已经具有良好的知名度和声誉，作为侵权方，应当或理应知道系争商标权利的知名度。在明知或应知的基础上，侵权方仍实施侵权行为，可以认定其主观上具有恶意。由于恶意系“主观”因素，是当事人内心之意愿，无法通过外部方法查知，故只能通过法官凭借经验推定，这也赋予了法官一定程度的自由裁量权。

（B）对于近似、误认和混淆的认定

在此类侵权案件中，对侵犯商标权行为的认定与判断商标的相同与近似密切相关。一般而言，判断相同比较容易，但判断近似则易引起争议，而实践中因商标近似而构成侵权的情形则更为普遍。所谓商标近似，是指构成商标的各个因素相近似。但哪些属于应当注意的商标比对要素，在司法实践中对其理解和适用并不统一，这实际上亦取决于法官的主观判断。笔者认为，一般认定的比对要素主要有：文字的字形、读音、含义；图形的构图、颜色；各要素组合后的整体结构等。

商标近似的效果，应当达到容易使相关公众对所标示商品或服务的来源产生误认，或者误以为与该商标所标识的商品或服务有某种特定的联系。怎样判定误认、怎样判断混淆，均取决于法官的主观认知。但无论如何认知，笔者认为，法官的主观认知均不应基于其自身，而应从最终消费者或经营者的角度出发，认定是否会产生误认和混淆。

（3）认定侵权的客观因素

对于此类侵犯商标权的行为，其客观构成要件为：一是使用了与他人注册商标相同或者相近似的文字；二是行为人将所使用的文字作为其企业的名称字号；三是将名称字号在与商标权人注册商标所标识的相同或者类似商品上突出醒目地使用。本案中虽然“星巴克”是被告企业名称的组成部分，但被告在明知“星巴克”商标的情况，对其进行突出使用，“搭便车”的故意十分明显，构成商标侵权和不正当竞争。当然，如果不构成误认或混淆，则即便存在上文所述的客观构成要件，亦不能被认定为侵权或不正当竞争。

2、认定侵权后损害赔偿的计算方法

《商标法》第五十六条第一、二款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。”《反不正当竞争法》第二十条第一款规定：“经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任，被侵害的经营者的损失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。”上述规定将损害赔偿的计算方法主要分为二个层次：一是在侵权获利或侵权损失两项数额中择其一即可；二是如该两项数额均无法确定的，则可以采用法定赔偿。法定赔偿额的计算，应根据侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。其中制止侵权行为的合理开支中还包括律师费、公证费、差旅费等。目前司法实践中对于侵权获利和侵权损失均很少认定，而是根据具体案情酌定赔偿金额。此类案件上海地区司法实践的赔偿金额一般不超过50万元，且已包含了律师费、公证费等实现债权的费用。

3、关于企业名称变更义务的履行

如法院司法文书确定了变更企业名称的义务，则还往往还会涉及如何履行的问题。因为实际操作中不仅要求侵权人亲自到工商部门办理更名手续，选择新的企业名称，还须经工商部门重新审核后方能批准。同时，企业名称变更还涉及到税务、消防、卫生等方方面面，手续繁杂，没有侵权人的主动配合，法院也不能直接替代侵权人强制履行变更手续。本案中法院判决被告应在30日内变更企业名称，后被告到期未主动履行该项义务，最后执行法官采取冻结、扣划被执行人名下的银行帐户等强制措施，对被执行人施加压力，才使被执行人主动向工商部门办理了企业名称的变更手续。

由此引申的问题是，如侵权人不主动履行变更企业名称的义务时，工商部门如何配合法院的执行部门处理名称变更事宜，目前尚无统一的全国规定。2005年9月1日起施行的地方性法规《上海市企业名称登记管理规定》第十四条规定:“人民法院判决企业停止使用登记注册的企业名称,并向登记机关发出《协助执行通知书》的,登记机关应当通知该企业在三个月内申请办理企业名称变更登记”。第十六条规定:“企业未按照本规定第十四条申请办理企业名称变更登记的,登记机关可以对该企业处以五千元以上五万元以下的罚款。”这样的规定再结合工商年检和其他行政手段,可以对被执行人起到一定的规制。